Esa otra disputa sobre patentes CRISPR
Oficina de Marcas y Patentes de EE. UU.FLICKR, ALAN KOTOKActualización (17 de enero): Después del arbitraje, Broad y Rockefeller han resuelto su disputa sobre patentes, dejando a Broad& #39;las solicitudes de patente tal como están, según un comunicado de prensa de Broad del 15 de enero. Esto significa que una importante patente para aplicar la edición del genoma CRISPR a las células eucariotas es para Broad’s Feng Zhang, y no incluirá a Luciano Marraffini de Rockefeller como inventor.
Por otra parte, la División de Oposición de la Oficina Europea de Patentes ha llegado hoy a una decisión sobre las patentes de Broad en el extranjero, en la que Broad pierde «prioridad»; para una de sus patentes CRISPR. Catherine Coombes, una abogada de patentes que ha estado siguiendo de cerca las patentes de CRISPR en Europa, escribe en un correo electrónico a The Scientist, “Los procedimientos orales continúan y la es probable que el resultado sea una revocación completa de la patente o una restricción muy severa del alcance de la reivindicación.” En un comunicado, Broad dice que apelará la…
A medida que la comunidad biotecnológica se ha obsesionado con una lucha de patentes entre el Instituto Broad y la Universidad de California (UC), Berkeley, sobre quién puede reclamar la revolucionaria técnica de edición de genes que es CRISPR, otra disputa ha estado burbujeando silenciosamente debajo de la superficie. En el centro de este desacuerdo se encuentran dos líderes en el campo, las Universidades Broads Feng Zhang y Rockefeller, Luciano Marraffini, que se ven envueltos en una extraña circunstancia que involucra una solicitud de patente presentada en secreto, un equipo legal agravado y una oficina de patentes que enfrenta una situación poco ortodoxa.
Lo que sucedió está realmente fuera del curso normal de los acontecimientos, dijo Kevin Noonan, quien se especializa en leyes de patentes biotecnológicas como socio de McDonnell Boehnen Hulbert & Bergoff en Chicago. No estoy seguro de qué va a hacer la oficina de patentes con él.
Todo comenzó hace tres años, cuando Broad y el MIT presentaron un par de solicitudes de patente ante la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU. (USPTO) que nombró a Zhang como el único inventor de técnicas para usar CRISPR en células eucariotas (ahora son las patentes 8,697,359 y 8,771,945). Una solicitud de 2012 incluía a Marraffini (61/736,527). La Universidad Rockefeller consideró que Marraffini también merecía ser nombrada inventora en las patentes de 2013 y presentó su propia solicitud de patente (14/324,960) en julio de 2014, que enumera textualmente las reivindicaciones de las invenciones establecidas por las patentes de Broads 2013. En esta solicitud, Marraffini y Zhang figuran como co-inventores y Rockefeller, Broad y MIT como co-solicitantes.
La copia de reivindicaciones de patentes puede provocar una supuesta interferencia en la USPTO; los jueces de la ley de patentes deben entonces decidir quién merece la patente. Noonan dijo que esta es una opción de cómo la USPTO puede proceder con la solicitud de Rockefeller.
Los procedimientos de interferencia generalmente involucran a inventores en competencia que son independientes entre sí, como en el caso de la pelea Broad/Berkeley. Con Zhang incluido como inventor en ambos lados de la disputa liderada por Rockefeller, esta no es la forma en que se hace normalmente, dijo Noonan a The Scientist.
Normalmente, si un inventor cree que o ella se quedó fuera de una patente, él o ella podría plantear el problema en la oficina de patentes o en el tribunal federal y apelar para que se agregue, explicó Dan Burk de la Facultad de Derecho de la Universidad de California, Irvine. Sin embargo, por razones que no están claras, la universidad no siguió este camino. Es difícil decir lo que [Rockefeller] quería lograr, dijo Burk.
Si el movimiento de la solicitud de patente por parte de Rockefeller no es lo suficientemente inusual, hay esto: Broad alega que la universidad presentó la solicitud sin decirle nunca al instituto .
En una carta enviada a la USPTO en agosto de 2014, Ellen Law, abogada que representa a Broad, escribió que el instituto no tenía nada que ver con la solicitud de Rockefeller. La presente solicitud NO SE PRESENTÓ CON NINGÚN AVISO a Feng Zhang, Broad o MIT antes de su presentación, escribió (énfasis en Leyes), y agregó que la posición de Broads sostenía que Marraffini no fue un inventor de la tecnología descrita.
El equipo de Broad se enteró por primera vez de la aplicación competidora de Rockefeller cuando un examinador de patentes se puso en contacto con un abogado de Broad con respecto a un asunto no relacionado. Law señaló en la carta que Zhang, Broad y MIT no aceptaron que los abogados de Rockefeller los representaran en la presentación de la solicitud, y SI TOMARON CUALQUIER REPRESENTACIÓN DE BROAD, MIT Y FENG ZHANG, TAL SERÍA UNA VIOLACIÓN DE LOS USPTOS. REGLAS DE LA PRÁCTICA, escribió.
Burk estuvo de acuerdo con Noonan y dijo que nunca había visto una situación como esta. Se supone que los solicitantes de patentes deben firmar declaraciones que indiquen que un abogado los representa cuando presentan el papeleo en la oficina de patentes. Todo el mundo lo sabe, dijo. Por lo tanto, es muy extraño presentar algo con el nombre de alguien cuando no tiene su permiso para representarlo. . Algo no está bien en esto, le dijo a The Scientist.
Sherkow dijo que uno de los aspectos desconcertantes es que Broad y Rockefeller continúan trabajando juntos en las patentes de CRISPR. Apenas este año, los abogados de patentes presentaron dos patentes que incluyen a Zhang, Marraffini y sus colegas como coinventores.
El resultado de la disputa podría tener un impacto considerable en los acuerdos de licencia de CRISPR. Por ejemplo, Editas, una empresa fundada por Zhang y otros, ha licenciado la tecnología CRISPR cubierta por las patentes de Broad que Rockefeller impugna.
Editas no respondió a las solicitudes de comentarios. Pero en una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. a principios de este año, Editas describió sus preocupaciones si la USPTO otorga la patente que nombra a Rockefeller y Marraffini: Rockefeller podría licenciar sus derechos sobre dicha patente a uno de nuestros competidores o a otro tercero de tal manera que pueden tener libertad para operar bajo dicha patente y pueden comercializar productos y tecnología similares o idénticos a nosotros. También es posible que necesitemos la cooperación de Rockefeller para hacer valer dicha patente frente a terceros, y es posible que no se nos brinde dicha cooperación.
Es posible que la disputa de Rockefeller pueda llegar a los procedimientos de interferencia que involucran a Broad y UC Berkeley. A principios de este verano, el examinador de patentes de la solicitud de Rockefeller rechazó inicialmente algunas de las reivindicaciones porque se superponen con la solicitud de patente de UC Berkeley. Sherkow dijo que es posible que la decisión de los examinadores pueda usarse como evidencia para persuadir a los jueces de patentes de que Berkeley fue el primero en desarrollar CRISPR como una herramienta de edición de genes.
Otras víctimas potenciales de la disputa de Rockefeller son algunos de los Broads. patentes en el extranjero, como describe Catherine Coombs hoy (31 de agosto) en un artículo de opinión. En pocas palabras, las patentes en el extranjero pueden verse comprometidas si los solicitantes de patentes de EE. UU. no son los mismos que figuran en las patentes internacionales correspondientes, explica Coombs.
Rockefeller, Marraffini y Zhang se negaron a comentar sobre el proceso en curso. disputar. The Broad ofreció un comunicado reconociendo que Rockefeller ha sido un colaborador importante en CRISPR, y que las instituciones comparten un par de solicitudes de patentes relacionadas con la aplicación de herramientas en células procariotas. Rockefeller ha planteado la cuestión de si sus intereses son más generales, se lee en el comunicado. Agradecemos que Rockefeller haya planteado esta cuestión y esperamos que se resuelva amistosamente entre nuestras instituciones. Es probable que esta resolución lleve algún tiempo.
El desacuerdo entre Rockefeller y Broad afecta solo a una de las cientos de familias de patentes relacionadas con CRISPR, señaló Corinne Le Buhan, directora ejecutiva de IPStudies, una empresa con sede en Suiza que rastrea las patentes CRISPR. Le Buhan dijo que es probable que surjan más peleas de patentes. Hay muchas patentes muy cercanas firmadas por diferentes inventores, le dijo a The Scientist. Según lo que hemos visto en el lado de la tecnología, podemos anticipar que habrá más disputas.
Corrección (21 de enero): la actualización en la parte superior del artículo se modificó para decir que Marraffini no será un inventor de la patente, sino un coautor.
¿Le interesa leer más?
El científico ARCHIVOS
Conviértase en miembro de
Reciba acceso completo a más de 35 años de archivos , así como TS Digest, ediciones digitales de The Scientist, artículos destacados , ¡y mucho más!Únase gratis hoy ¿Ya es miembro?Inicie sesión aquí